Tutela del know-how: nuova disciplina giuridica in attuazione della Direttiva (UE) n. 2016/943

09/07/2018 – Fonte: ConfindustriaemiliaIl 22 giugno scorso è entrato in vigore il decreto legislativo di attuazione della Direttiva europea sulla protezione del know-how riservato contro la sua acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti (D.lgs. n. 63/2018 e Direttiva (UE) n. 2016/943).La Direttiva mira, da un lato, a stabilire a livello europeo una specifica protezione del know-how, dall’altro a introdurre un incentivo efficace agli investimenti, considerando che le imprese europee necessitano di una maggiore tutela per garantire la riservatezza del know-how, che è essenziale per la ricerca, lo sviluppo e la capacità innovativa. Le imprese innovative sono, infatti, sempre più esposte a pratiche fraudolente intese ad appropriarsi illecitamente del know-how, ad es. furto, copie non autorizzate, spionaggio, violazione di obblighi di riservatezza.A tal fine, la Direttiva chiarisce espressamente quelle che sono le condotte lecite di acquisizione, utilizzo e divulgazione del know-how da quelle illecite e sottolinea che nessuna disposizione è da intendersi come giustificazione per limitare la mobilità dei dipendenti. In particolare, per: a) limitare l'utilizzo, da parte dei dipendenti, di informazioni che non costituiscono know-how; b) limitare l'utilizzo, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro; c) imporre ai dipendenti, nei loro contratti di lavoro, restrizioni aggiuntive rispetto a quelle imposte a norma del diritto dell'Unione europea o del diritto nazionale.Il Decreto Legislativo n. 63/2018, di recepimento della Direttiva, modifica e integra la disciplina vigente a tutela del know-how contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005 in seguito "CPI");  prevede misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know-how; e apporta tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente al fine di assicurare il coordinamento e la razionalizzazione della disciplina di settore.Innanzitutto, il decreto legislativo sostituisce la locuzione “informazioni aziendali riservate” con “segreto commerciale”. Sono invece rimasti invariati i requisiti di qualificazione del “know-how”, per cui sono segreti commerciali le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, che: i) non sono generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; ii) hanno valore economico in quanto segrete; iii) sono state sottoposte a misure ragionevoli idonee a mantenerle segrete.Tra gli elementi di novità, il decreto aggiunge la previsione di condotte colpose per colui che era “a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente” (art. 4, co.1, lett. b), cpv. 1-bis, del decreto). Ciò si aggiunge alla precedente tutela riconosciuta nel nostro ordinamento al legittimo titolare che si identifica nel diritto di vietare a terzi di acquisire, rivelare o utilizzare in modo abusivo le informazioni e le esperienze aziendali (art. 99 del CPI). Il Governo ha, inoltre, stabilito che i diritti e le azioni “derivanti dall’acquisizione, utilizzo e divulgazione abusivi dei segreti commerciali di cui all’art. 98 CPI”, si prescrivono in 5 anni. Tale termine è valido anche in caso di illecito contrattuale, con deroga alla disciplina generale che prevede la prescrizione in 10 anni (art. 4, co. 1, lett. b), cpv. 1-quater).Il decreto introduce, poi, una norma che tutela i segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari, sia cautelari che di merito, relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali. In particolare, il giudice può vietare a tutti i soggetti, che a qualunque titolo abbiano accesso al fascicolo, l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritiene riservati (art. 5, co. 1). Sono, inoltre, previste alcune ipotesi in cui lo stesso divieto perde efficacia (art. 5, co. 2) e altre ipotesi in cui il giudice può adottare misure specifiche, come la limitazione di accesso al fascicolo e l’oscuramento o l’omissione delle parti contenenti segreti commerciali (art. 5, co. 3 e 4). L’articolo 6 del decreto aggiunge alcune disposizioni all’articolo 124 CPI, prevedendo l’adozione di misure correttive e sanzioni civili anche nel caso di acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali. Inoltre, il giudice dovrà applicare le misure sopra menzionate sulla base del principio di proporzionalità valutato su alcune circostanze, tra le quali: il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali; le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali; l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.Nuova è anche la possibilità del giudice di disporre, in alternativa alle predette misure correttive e sanzionatorie, il pagamento di un indennizzo quando: a) la parte istante, al momento dell’utilizzazione o della rivelazione, non conosceva né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere il fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente; b) l’esecuzione delle misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante; c) l’indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l’applicazione delle misure.Gli articoli 7 e 8 del decreto modificano rispettivamente gli articoli 126 e 132 CPI, determinando gli elementi rilevanti per l’emanazione di misure cautelari e le misure alternative idonee a consentire l’utilizzo dei segreti commerciali da parte di terzi. Si tratta di misure già previste per rimediare alle violazioni di diritti di proprietà industriale, estendendo la tutela previgente anche ai procedimenti che riguardano segreti commerciali.Infine, il nuovo decreto mira a rafforzare l’attuale tutela penale, modificando l’articolo 623 del codice penale, con l’estensione della sanzione della reclusione di due anni anche a chi acquisisce in modo abusivo i segreti commerciali e li rivela o impiega a proprio o altrui profitto (nella versione precedente tale pena era applicata solo in caso di violazione del know-how da parte di colui che lo aveva acquisito in ragione del proprio stato, ufficio, professione o arte). Inoltre, se il fatto è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata. Ciò risponde alle esigenze di reprimere in modo più deciso il fenomeno, in forte espansione, del furto di segreti commerciali via internet.